眾博法律事務所

2023
6/15

[法律新知]
解析商標法及專利法修正草案修正重點–專利法之配套修正篇

行政院於今（112）年3月9日通過專利法及商標法之修正草案，針對現行專利、商標救濟制度進行了重大之變革（詳細修法內容請參閱先前救濟程序篇），為完善本次修法所建構之救濟制度，本次修法另配合修正其他健全法制之相關規範，謹簡析專利法修正草案其他配套規定之修正重點如下：

專利法之配套修正內容

一、真正專利權人之救濟途徑：循民事途徑解決權利歸屬爭議
（一）刪除專利權歸屬爭議之舉發事由

現行對於專利權或專利申請權之歸屬，係採專利舉發及民事途徑雙軌進行救濟，於專利權違反全體共有人共同申請專利規定，或專利權人非專利申請權人之情形，真正專利申請權人依現行專利法規定，得提起舉發撤銷該專利權後，再就相同發明申請專利。惟因專利權之歸屬爭議常涉及私人間之私法關係或糾紛，行政機關難如法院可實質調查其真實權利歸屬，此等糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，故本次修法刪除得以專利權歸屬爭議作為舉發事由之規定，當事人對於專利申請權及專利權歸屬之爭執，應逕以民事途徑尋求救濟（專利法修正條文第71條、第119條及第141條參照）。

（二）增訂「暫停程序」之臨時性保全機制

本次修法明定對於專利申請權及專利權歸屬之任何私法爭執達成協議者，均得附具證明文件向專利專責機關申請變更權利人名義，是真正專利權人與名義專利權人間就權利歸屬之爭執，依前開之說明，循民事救濟途徑解決後，即得依本次修法之規定申請變更權利人名義，而不須另行就該發明申請專利。
又為避免名義專利權人在專利權歸屬爭議釐清以前，向專利專責機關申請變更權利人名義或為其他影響權利變動之行為，本次修法增訂「暫停程序」之臨時性保全機制，確保真正權利人得檢附依民事保全程序聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，向專利專責機關就所涉專利案申請暫停審查、審議及其他程序（例如：專利申請案之審查、核駁複審案、更正案及舉發案之審議等）；而專利專責機關得於當事人為前開申請之日後3個月內，暫停該專利案之程序，待期間屆滿後，再予續行（專利法修正條文第10條參照）。

（三）禁止名義專利權人任意拋棄專利權

本次修法刪除專利權歸屬爭議得作為舉發事由之規定，對於專利權歸屬之爭執，係以民事途徑尋求救濟，為避免名義專利權人於真正權利人尋求救濟期間故意拋棄專利權，導致真正權利人縱依民事救濟程序取回權利，仍無從申請變更專利權人名義取回專利權，爰明定名義專利權人於該專利權歸屬之爭執經法院判決確定、調解成立或仲裁程序終結前拋棄專利權者，其拋棄無效（專利法修正條文第69條第2項、第140條第2項參照）。
又如名義專利權人於專利權歸屬爭議尚未釐清前，如有為不當更正而限縮專利權範圍之情事者，真正專利權人即得善用本次修法所增訂之「暫停程序」保全機制，向專利專責機關申請暫停更正案之審議程序，以茲因應。

二、明定「發明專利權期間延長申請案」及「更正申請案」之審議程序

本次修法增訂複審審議制度，將「發明專利權期間延長申請案」及「更正申請案」列為複審案，交由「複審及爭議審議會」（下稱審議會）進行複審審議，並明定其審議程序準用發明專利申請案之面詢及核駁複審案相關審議規定，而以書面審議為原則，言詞審議為例外（專利法修正條文第66條之12、第68條參照）。
另如係於舉發案審議期間提出更正案者，更正案即應與舉發案合併審議及合併決定，惟為避免專利權人於舉發案審議期間頻仍申請更正，造成審議基礎之不確定性，本次修法創設「審議中間決定」機制，授予專利專責機關認有必要時，得先就更正案作成審議中間決定，並明定於更正之審議中間決定後至審議決定前之期間內，舉發人不得提出新理由、新證據或新證據組合；專利權人於該期間亦不得再申請更正，以避免延宕審議程序之終結（專利法修正條文第77條參照）。
此外，考量實務上對於專利權請求項已經舉發成立而撤銷其專利權尚未確定前，是否得再申請更正仍有疑義，為釐清爭議，本次修法爰明定經專利專責機關為舉發成立之請求項，專利權人不得申請更正，以資明確（專利法修正條文第68條弟8項參照）。

三、鬆綁申請專利分割時點之限制

為便利專利申請人專利布局之彈性，暨保護其創作權益，本次修法鬆綁專利分割申請時點之限制，放寬發明專利及設計專利原申請案經核駁審定後，申請人得於「不予專利之審定書」送達後2個月法定期間內，為分割之申請；新型專利申請人則得於「不予專利之審定書」送達後1個月法定期間內申請分割（專利法修正條文第34條、第107條及第130條參照）。

四、放寬設計專利之優惠期期間為12個月

由於美國、日本、韓國、歐盟等設計專利法制之優惠期期間為12個月，且我國發明專利及新型專利之優惠期期間亦為12個月，本次修法為促進設計產業之發展，並與國際接軌，爰將現行設計專利之6個月優惠期期間放寬為12個月（專利法修正條文第122條參照）。

五、強制授權及其廢止案之審議程序配套修正

本次修法增訂複審及爭議審議制度，並於專利專責機關內成立「審議會」專責審議專利案件，而強制授權案件雖非複審或爭議案件，惟本次修法一併將專利法第87條第1項為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況之強制授權案件，交由「審議會」決定；另因專利法第87條第2項及第90條之「強制授權申請」及「廢止」案件處理，亦具技術專業性，而有強化程序保障及效率之必要，爰明定其審議之處理，除本法另有規定外，準用有關發明專利權「舉發」之規定，由「審議會」審議之（專利法修正條文第88條、第89條參照）。
至對於前開強制授權或其廢止有爭執者，本次修法明定專利法第87條第1項之強制授權案，因係專利專責機關依緊急命令或中央目的事業主管機關通知所為之強制授權，非屬兩造私權爭議性質，爰明定其救濟程序應以專利專責機關為被告起訴，並準用專利「複審」訴訟之規定；另專利法第87條第2項及第90條之強制授權申請及其廢止案，則屬兩造私權糾紛，故其救濟程序即應以他方當事人為被告起訴，並準用專利「爭議」訴訟之規定（專利法修正條文第89條第4項、第5項參照）。

六、新舊法律過渡期間適用規定

本次修法施行前已申請再審查及經審定不予專利之發明或設計專利申請案未逾再審查期間者，應適用舊法之規定；而自前開二案件之分割案及本次修法施行前尚未審定或處分之案件，應適用新法之規定；對於本次修法施行前已為之審定或處分不服者，則仍適用舊法之規定提起訴願及行政訴訟救濟之。
另本次修法施行前，基於專利權歸屬爭議事由提起之舉發案尚未審定者，由於本次修法後其已非法定舉發事由，是本次修法明定該舉發案於新法施行後即視為撤回，並須退還規費。
此外，本次修法施行前提出之設計專利申請案，其優惠期仍適用舊法6個月之規定；僅有於本次修法施行後提出之設計專利申請案，始適用新法12個月優惠期之規定（專利法修正條文第157條之5參照）。

結語

本次專利法修正為與國際接軌，並考量實務需求，除重新建構新型態之救濟制度外，更鬆綁現行規範限制，大幅增加申請人專利布局之彈性，對於發明人、創作人權益之保障及實務運作應有正面影響。建議企業應持續關注本次修法之後續立法動態，並在規畫未來專利申請策略布局時，先諮詢專業人士之意見，以完善自身權益之保障。

如果您需要更多資訊，歡迎聯繫～

許兆慶博士主持律師
+886.2.2719.6955
andrew.hsu@lexprolaw.com

陳澐樺助理合夥律師
+886.2.2719.6955
nancy.chen@lexprolaw.com

羅仁傑律師
+886.2.2719.6955
austin.lo@lexprolaw.com

本法規新訊僅供參考，並非正式法律意見